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智慧財產法院98年度民專上字第39號
相關法條：專利法第7條、第84條第1項
﹙一﹚兩造主張
1.被上訴人主張：
被上訴人專精於設計與開發可結合於裝飾物之發光裝置，上訴人於96年中委託藝勝電子加工店進行開發「可結合於被結合物之發光裝飾物」，經被上訴人等陸續投入研發資源進行研究設計，包括開發發光裝飾物之發光電路及縮小發光電路之尺寸、設計與建議容納發光電路之外殼，並進行數次測試，於96年8月底完成JW201C-1產品。自96年9月3日開始陸續提供JW201C-1產品予上訴人之振利貿易有限公司與億泰製模股份有限公司。詎上訴人於收受JW201C-1產品後，竟於同年10月3日向經濟部智慧財產局申請新型專利「可結合於被結合物之裝飾物」（申請案號為000000000號），並於97年3月11日審定公告准予專利（專利證書號為M328209號，下稱系爭專利）。依專利法第7條第4項規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權，且被上訴人為系爭專利之共同創作人，上訴人擅自申請專利已侵害被上訴人之姓名表示權，爰依專利法第108條準用專利法第84條第4項之規定訴請求上訴人應於系爭專利表示被上訴人為創作人，並刊登道歉啟事。
2.上訴人主張：
上訴人擔任負責人兼總經理之億泰公司及擔任執行總監之振利公司，雖曾向藝勝電子有限公司購買飾品燈產品，但未曾聘請藝勝電子加工店與被上訴人進行開發系爭專利，系爭專利乃上訴人所獨自創作，被上訴人所陳嚴重歪曲事實，被上訴人所提出之原證4至原證14均不足以證明上訴人曾聘請藝勝電子加工店與被上訴人等研究開發系爭專利。
系爭專利所指「受震動而發光之發光元件」，並不限於JW201C-1產品，而是只要可受震動而發光之發光元件即可。依被上訴人所提出之原證11公證書，可知JW201C-1產品係由東莞市華凱電子有限公司將其既有之規格代號為JW-950B-1 產品修改而成，且由華凱公司負責開模，顯見JW201C-1產品亦非被上訴人設計生產製造，被上訴人自不能就系爭產品為任何權利主張。
﹙一﹚主要爭點
被上訴人二人是否系爭專利申請專利範圍第1、3至5項之共同創作人？
﹙二﹚判決理由
1.按發明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。
2.所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。
3.經比對系爭產品與習用發光裝置，系爭產品僅係將習知發光裝置之構件選用小尺寸構件加以組合，被上訴人於原審及本院均未證明系爭產品之材料

選用或電路設計與習知技術有何差異，及該技術領域之人就該材料之選用或電路設計有技術上之障礙而不易解決之問題或功效之增進，易言之，被上訴人並未證明其對所稱縮小化之技術內容有何創作貢獻，自難認被上訴人對於系爭產品之縮小化有何技術上之創作貢獻。